Khi doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách hay chuyển nhãn về một pháp nhân khác trong nhóm, chủ đăng ký quốc tế Madrid thường thay đổi, và sự thay đổi đó phải được ghi nhận vào sổ quốc tế; sổ không tự cập nhật theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu bỏ sót, nhãn trên giấy vẫn đứng tên một công ty đã không còn tồn tại, hoặc của một công ty không còn kinh doanh mảng đó.
Những trường hợp này thường được lo kỹ ở phần vốn, tài sản, lao động, còn nhãn hiệu ở nước ngoài bị để tới cuối. Bài này giúp bạn phân loại từng tình huống tái cấu trúc thành thủ tục tương ứng với WIPO, sắp thứ tự làm giữa Việt Nam, WIPO và các nước ngoài hệ thống, và rà những điểm hay vướng.
Mỗi kiểu tái cấu trúc ứng với thủ tục nào
Tên gọi trong luật doanh nghiệp không phải lúc nào cũng trùng với cách hệ thống Madrid nhìn sự việc. Câu hỏi then chốt là: chủ thể đứng tên nhãn có còn là chính nó không.
| Tình huống | Chủ đăng ký có đổi không | Thủ tục với WIPO thường dùng | Cần chú ý |
|---|---|---|---|
| Công ty A sáp nhập vào công ty B, A chấm dứt tồn tại | Có, từ A sang B | Ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu | B phải đủ điều kiện làm chủ đăng ký quốc tế |
| A và B hợp nhất thành công ty C mới | Có, sang C | Ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu | Giấy tờ chứng minh C kế thừa nhãn |
| A chia thành A1 và A2, nhãn đi theo một bên hoặc chia theo hàng hoá | Có | Chuyển giao toàn bộ hoặc một phần | Chia theo hàng hoá có thể bị nước được chỉ định từ chối nếu dễ gây nhầm lẫn |
| A đổi tên, giữ nguyên mã số doanh nghiệp | Không | Ghi nhận thay đổi tên | Không dùng thủ tục chuyển giao |
| A chuyển đổi loại hình (ví dụ TNHH thành cổ phần) | Tuỳ cách nhìn của cơ quan | Thường là đổi tên hoặc chuyển giao, cần tư vấn | Hỏi người làm nghề trước khi chọn |
| Nhãn đứng tên chủ hộ kinh doanh, nay chuyển về công ty mới thành lập | Có, từ cá nhân sang công ty | Ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu | Cần văn bản chuyển nhượng của cá nhân |
| Gom nhãn về công ty mẹ đặt ở nước ngoài | Có | Ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu | Công ty mẹ phải có liên hệ với một nước thành viên Madrid |
Với chuyển đổi loại hình, luật Việt Nam quy định công ty chuyển đổi kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty cũ, nhưng cơ quan nước ngoài có thể đòi giấy tờ để thấy rõ sự kế thừa. Chuẩn bị bản dịch giấy chứng nhận và văn bản liên quan từ sớm.
Điều kiện của chủ mới: chỗ hay bị bỏ qua trong thương vụ
Chủ đăng ký quốc tế phải có mối liên hệ với một nước thành viên Madrid, qua quốc tịch, nơi cư trú hoặc cơ sở công nghiệp, thương mại thật sự và đang hoạt động. Khi nhãn chuyển sang một pháp nhân mới, pháp nhân đó phải đáp ứng điều kiện này. Trong các thương vụ trong nước, bên nhận là doanh nghiệp Việt Nam nên điều kiện đương nhiên thoả, vì Việt Nam là thành viên Nghị định thư Madrid.
Rắc rối xuất hiện khi bên nhận ở nước ngoài. Một nhà đầu tư mua lại doanh nghiệp Việt Nam và muốn gom nhãn về công ty mẹ đặt ở một nước chưa tham gia Madrid. Khi đó đăng ký quốc tế không thể chuyển sang tên công ty mẹ; các bên phải chọn cách khác, như để nhãn ở lại công ty con tại Việt Nam và cấp li-xăng cho các công ty trong nhóm, hoặc chuyển cho một công ty trung gian ở nước thành viên.
Danh sách thành viên Madrid thay đổi theo thời gian, nên kiểm danh sách hiện hành của WIPO tại thời điểm thiết kế cấu trúc, không dựa vào hiểu biết cũ. Điều kiện này cũng nên được ghi vào hồ sơ thẩm định của thương vụ để cả hai bên biết trước.
Thứ tự làm khi tái cấu trúc
Việc tái cấu trúc thường có một ngày hiệu lực về mặt pháp lý. Thủ tục nhãn hiệu nên được chuẩn bị trước ngày đó và nộp ngay sau.
- Lập danh mục toàn bộ tài sản nhãn hiệu: văn bằng và đơn ở Việt Nam, đăng ký quốc tế (số, nước, tình trạng), văn bằng quốc gia ở nước ngoài hệ thống, li-xăng đang ghi nhận.
- Xác định với từng hồ sơ: thủ tục là đổi tên hay chuyển giao, ai là chủ mới, chủ mới có đủ điều kiện ở từng hệ thống không.
- Chuẩn bị giấy tờ chứng minh: quyết định hoặc hợp đồng sáp nhập, chia tách, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, văn bản chuyển nhượng nếu cần; dịch và hợp pháp hoá theo yêu cầu của nước liên quan.
- Ghi nhận ở Việt Nam cho văn bằng và đơn trong nước tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhất là đơn cơ sở của đăng ký quốc tế còn trong 5 năm phụ thuộc.
- Ghi nhận với WIPO cho các đăng ký quốc tế, một yêu cầu có thể gồm nhiều đăng ký nếu cùng chủ cũ, chủ mới.
- Giao đại lý ở các nước ngoài hệ thống Madrid ghi nhận cho văn bằng quốc gia ở đó.
- Cập nhật li-xăng đang ghi nhận: bên cấp li-xăng giờ là chủ mới, có thể cần thông báo cho bên nhận li-xăng.
- Kiểm sổ sau khi ghi nhận; theo dõi tuyên bố của từng nước được chỉ định nếu có nước không công nhận việc chuyển giao.
Nếu kỳ gia hạn rơi vào giữa quá trình tái cấu trúc, đừng để việc ghi nhận làm chậm gia hạn. Gia hạn trước dưới tên chủ hiện tại, ghi nhận chuyển giao sau.
Rà nhãn hiệu quốc tế trước khi mua lại một doanh nghiệp
Nhãn có thật sự đứng tên doanh nghiệp được mua không. Ở doanh nghiệp gia đình, nhãn ở nước ngoài có khi đứng tên giám đốc, người sáng lập, hoặc nhà phân phối cũ. Mua công ty không mặc nhiên mua được những nhãn đó.
Nước nào đã được bảo hộ, nước nào đang chờ, nước nào bị từ chối. Đọc sổ quốc tế cho từng đăng ký, không dựa vào bảng tóm tắt của bên bán. Một nước bị từ chối hoàn toàn có thể đúng là thị trường bạn định mở rộng.
Đăng ký còn trong 5 năm phụ thuộc không. Nếu còn, kiểm tình trạng đơn cơ sở ở Việt Nam và các tranh chấp đang chờ. Một yêu cầu huỷ văn bằng cơ sở đang treo là rủi ro cho mọi nước.
Li-xăng, cầm cố, tranh chấp đang có. Li-xăng độc quyền dài hạn ở một nước có thể hạn chế kế hoạch của chủ mới. Kiểm sổ quốc tế và hỏi trực tiếp bên bán, đưa vào phần cam đoan của hợp đồng.
Kỳ gia hạn sắp tới. Một đăng ký sắp hết hạn ngay sau ngày chốt thương vụ cần có người lo. Nếu không ai được giao, nhãn có thể rơi vào thời gian ân hạn hoặc mất.
Người đại diện và hộp thư liên lạc. Kiểm ai đang là người đại diện trước WIPO và hộp thư nào nhận thông báo. Sau thương vụ, những đầu mối này thường thuộc về bên bán hoặc một tổ chức đại diện mà bên mua không làm việc cùng; cần đổi sớm để thư từ chối hay thư nhắc gia hạn không rơi vào khoảng trống.
Những lỗi đã gặp sau tái cấu trúc
Các lỗi dưới đây không hiếm, và phần lớn phát hiện ra khi cần dùng nhãn để làm việc khác:
- Sổ quốc tế vẫn đứng tên công ty đã bị sáp nhập; khi cần phản đối một đơn tương tự ở nước ngoài, chủ mới phải chứng minh chuỗi kế thừa, mất thời gian đúng lúc gấp.
- Chỉ ghi nhận ở Việt Nam, quên WIPO, hoặc ngược lại, khiến đơn cơ sở và đăng ký quốc tế đứng tên hai chủ khác nhau.
- Chia tách công ty, chia luôn nhãn theo hàng hoá, khiến hai công ty mới cùng giữ một nhãn cho hàng hoá gần nhau; một số nước được chỉ định không công nhận việc chia này.
- Nhãn ở nước ngoài hệ thống Madrid bị bỏ quên vì không nằm trong danh sách WIPO.
- Li-xăng đang ghi nhận vẫn ghi bên cấp là công ty cũ, đối tác nước ngoài dùng điều này để đặt lại điều khoản.
- Hộp thư liên lạc trong sổ thuộc một bộ phận đã giải thể, thư nhắc gia hạn không ai đọc.
Tái cấu trúc có quy mô lớn hoặc có yếu tố nước ngoài nên có người làm nghề sở hữu trí tuệ trong nhóm tư vấn ngay từ đầu, không chỉ gọi tới lúc ký. Với câu hỏi về hệ quả pháp lý cụ thể, bạn có thể hỏi luật sư trên AI Cố Vấn trước khi làm việc với tư vấn chính thức.
Ví dụ giả định: hộ kinh doanh lên công ty rồi gom về công ty mẹ
Một cơ sở làm hạt tiêu ở Đồng Nai khởi đầu là hộ kinh doanh; nhãn ở Việt Nam và đăng ký quốc tế chỉ định ba nước đều đứng tên chủ hộ. Năm thứ tư, chủ hộ lập công ty trách nhiệm hữu hạn và muốn đưa nhãn về công ty. Ba năm sau, công ty được một nhà đầu tư góp vốn, hai bên lập công ty mẹ ở một nước Đông Nam Á là thành viên Madrid.
Bước một, chủ hộ ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn cho công ty, ghi nhận tại Cục cho văn bằng Việt Nam và ghi nhận với WIPO cho đăng ký quốc tế. Vì đăng ký quốc tế còn trong 5 năm phụ thuộc, hai việc được làm cùng lúc để đơn cơ sở và đăng ký quốc tế không lệch chủ. Bước hai, khi lập công ty mẹ, các bên quyết định giữ văn bằng Việt Nam ở công ty Việt Nam, chuyển đăng ký quốc tế sang công ty mẹ, và lập li-xăng ngược cho công ty Việt Nam dùng nhãn ở nước ngoài khi cần.
Thiết kế như vậy không phải là mẫu chung. Mỗi cấu trúc có hệ quả về thuế, quản trị và quyền kiểm soát nhãn khác nhau, nên cần người làm nghề trong cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ lẫn doanh nghiệp xem xét.
Câu hỏi thường gặp
Công ty bị sáp nhập thì đăng ký quốc tế có tự chuyển sang công ty nhận sáp nhập không?
Về mặt pháp lý trong nước, quyền có thể được kế thừa, nhưng sổ quốc tế không tự cập nhật. Công ty nhận sáp nhập cần nộp yêu cầu ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu với WIPO để sổ thể hiện đúng chủ mới.
Đổi tên công ty có phải làm chuyển nhượng không?
Không, nếu vẫn là cùng một pháp nhân với cùng mã số doanh nghiệp. Chỉ cần ghi nhận thay đổi tên chủ đăng ký. Chuyển nhượng chỉ dùng khi chủ thể đứng tên thay đổi.
Công ty mẹ ở nước ngoài có nhận được đăng ký quốc tế không?
Được, nếu công ty mẹ có quốc tịch, nơi cư trú hoặc cơ sở công nghiệp, thương mại thật sự ở một nước thành viên Madrid. Nếu không, phải tính phương án khác như li-xăng hoặc công ty trung gian ở nước thành viên.
Nên ghi nhận ở Việt Nam hay ở WIPO trước?
Với đăng ký còn trong 5 năm phụ thuộc, nên làm gần như đồng thời để đơn cơ sở và đăng ký quốc tế không lệch chủ. Ngoài thời gian đó, thứ tự linh hoạt hơn, nhưng vẫn nên làm sớm cả hai.
Chia tách công ty có chia nhãn theo hàng hoá được không?
Về thủ tục, có thể chuyển một phần danh mục cho chủ mới. Nhưng một số nước được chỉ định có thể không công nhận việc chia nếu dẫn tới hai chủ cùng giữ nhãn giống nhau cho hàng hoá tương tự, dễ gây nhầm lẫn.
Văn bằng ở nước không thuộc Madrid xử lý thế nào khi tái cấu trúc?
Phải ghi nhận riêng tại cơ quan của nước đó theo luật nước đó, thường qua đại lý tại chỗ. Thủ tục với WIPO không áp cho những văn bằng này.