Một đăng ký quốc tế Madrid có thể được chuyển nhượng cho người khác, toàn bộ hoặc chỉ đối với một số nước được chỉ định, một phần danh mục hàng hoá; việc chuyển phải được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc tế. Điều kiện quan trọng nhất là bên nhận phải đủ tư cách làm chủ một đăng ký quốc tế, tức là có mối liên hệ với một nước thành viên Madrid.
Doanh nghiệp Việt Nam gặp thủ tục này trong nhiều tình huống: bán nhãn kèm mảng kinh doanh cho một đối tác nước ngoài, chuyển quyền ở một nước cho nhà phân phối độc quyền, gom nhãn về công ty mẹ đặt ở nước ngoài, hoặc nhận lại nhãn từ đối tác đã lỡ đứng tên. Bài này đi qua các hình thức chuyển nhượng, điều kiện, trình tự và những điểm thường bị bỏ sót, nhất là mối quan hệ với đơn cơ sở ở Việt Nam.
Các hình thức chuyển nhượng một đăng ký quốc tế
Sổ đăng ký quốc tế cho phép ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu theo nhiều mức. Chọn mức phù hợp với thoả thuận kinh doanh thật sự.
| Hình thức | Phạm vi chuyển | Kết quả trong sổ | Dùng khi |
|---|---|---|---|
| Toàn bộ | Mọi nước, mọi hàng hoá | Đăng ký giữ nguyên số, đổi chủ | Bán hẳn nhãn hoặc gom về công ty mẹ |
| Theo nước | Một hoặc vài nước được chỉ định | Phần chuyển tách ra thành đăng ký riêng của chủ mới | Nhà phân phối giữ nhãn ở nước họ |
| Theo hàng hoá | Một phần danh mục ở mọi nước hoặc vài nước | Phần chuyển tách thành đăng ký riêng | Bán một dòng sản phẩm kèm nhãn |
| Kết hợp | Một phần danh mục ở một số nước | Phần chuyển tách thành đăng ký riêng | Thoả thuận phức tạp, nên có người làm nghề |
Phần được chuyển trong chuyển nhượng một phần thường được WIPO ghi thành một đăng ký quốc tế riêng mang số cũ kèm ký hiệu phân biệt. Từ đó hai chủ quản lý hai hồ sơ độc lập, kể cả việc gia hạn.
Bên nhận phải đủ điều kiện làm chủ đăng ký quốc tế
Không phải ai cũng nhận được một đăng ký quốc tế. Theo nguyên tắc của hệ thống Madrid, chủ đăng ký phải có mối liên hệ với một nước hoặc tổ chức thành viên: là công dân nước đó, có nơi cư trú ở đó, hoặc có cơ sở công nghiệp, thương mại thật sự và đang hoạt động ở đó. Bên nhận chuyển nhượng cũng phải đáp ứng điều kiện này.
Hệ quả thực tế: nếu đối tác của bạn là doanh nghiệp ở một nước chưa tham gia Madrid và không có cơ sở nào ở nước thành viên, việc chuyển đăng ký quốc tế sang tên họ không được ghi nhận. Khi đó hai bên phải đi đường khác, ví dụ đối tác nộp đơn quốc gia ở nước họ với sự đồng ý của bạn, hoặc bạn giữ đăng ký và cấp li-xăng.
Điều kiện này cũng áp khi bạn muốn gom nhãn về một công ty mẹ ở nước ngoài. Công ty mẹ phải đặt tại một nước thành viên hoặc có cơ sở thật sự tại đó. Danh sách thành viên thay đổi theo thời gian, nên kiểm danh sách hiện hành của WIPO trước khi thiết kế cấu trúc.
Ngoài điều kiện chung của Madrid, một nước được chỉ định có thể tuyên bố việc chuyển nhượng không có hiệu lực ở nước họ, ví dụ khi việc tách quyền làm hai chủ cùng giữ nhãn giống nhau cho hàng hoá tương tự, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nước đó. Đây là lý do chuyển nhượng một phần cần được đại lý ở nước liên quan xem trước.
Trình tự ghi nhận chuyển nhượng
Các bước dưới đây là khung chung. Mẫu tờ khai, ai được ký và kênh nộp có thể thay đổi; đối chiếu hướng dẫn hiện hành của WIPO hoặc của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Thống nhất phạm vi chuyển: toàn bộ, theo nước, theo hàng hoá. Lập danh sách số đăng ký quốc tế, nước và mục hàng hoá liên quan.
- Xác minh tư cách bên nhận: nước nơi bên nhận là công dân, cư trú hoặc có cơ sở thật sự phải là thành viên Madrid.
- Ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc văn bản chuyển giao; nêu rõ phạm vi, giá trị, nghĩa vụ hỗ trợ thủ tục, và xử lý văn bằng Việt Nam tương ứng.
- Lập yêu cầu ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu. Yêu cầu có thể do chủ đăng ký hiện tại nộp trực tiếp tới WIPO, hoặc nộp qua cơ quan của bên chuyển hay bên nhận theo quy định hiện hành.
- Thanh toán phí ghi nhận theo biểu phí hiện hành của WIPO.
- Nhận thông báo ghi nhận; kiểm sổ đăng ký xem phần chuyển đã tách đúng và tên, địa chỉ chủ mới đúng.
- Theo dõi xem có nước nào tuyên bố việc chuyển nhượng không có hiệu lực ở nước họ; nếu có, phối hợp với đại lý ở nước đó.
- Cập nhật hồ sơ ở những nước bạn có văn bằng quốc gia riêng (không qua Madrid), vì các văn bằng đó phải chuyển nhượng theo thủ tục từng nước.
Trong nhiều giao dịch, chuyển nhượng nhãn đi cùng chuyển giao cả hồ sơ: bằng chứng sử dụng, thư từ với đại lý, các vụ việc đang xử lý. Liệt kê trong hợp đồng để bên nhận không mất dấu những hạn đang chạy.
Đơn cơ sở ở Việt Nam: chỗ hay bị bỏ quên
Chuyển đăng ký quốc tế không tự chuyển văn bằng Việt Nam. Văn bằng hoặc đơn ở Việt Nam là tài sản riêng, chuyển nhượng theo thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ. Phần thủ tục trong nước được trình bày ở NhanHieuVietNam.com.
Trong 5 năm đầu, đăng ký quốc tế vẫn gắn với đơn cơ sở. Kể cả khi đã chuyển cho chủ mới ở nước khác, đăng ký quốc tế vẫn phụ thuộc vào đơn hoặc văn bằng cơ sở ở Việt Nam cho tới hết 5 năm tính từ ngày đăng ký quốc tế. Nếu đơn cơ sở bị từ chối hay huỷ trong thời gian đó, chủ mới cũng mất phần tương ứng. Hợp đồng nên quy định rõ ai giữ đơn cơ sở và nghĩa vụ duy trì.
Hai chủ, hai nước, cùng một nhãn. Nếu bạn chuyển đăng ký quốc tế nhưng giữ văn bằng Việt Nam, bạn và chủ mới sẽ cùng giữ một nhãn ở hai thị trường. Điều này hợp pháp nhưng cần điều khoản về hàng hoá đi qua lại giữa hai thị trường, chất lượng và cách hai bên dùng nhãn trên internet.
Thay đổi chủ trong 5 năm có thể làm rắc rối khi chuyển đổi. Nếu đăng ký quốc tế bị huỷ do đơn cơ sở và phải chuyển đổi thành đơn quốc gia, người nộp đơn chuyển đổi phải là chủ đăng ký quốc tế. Các bên cần biết trước ai sẽ làm, ai chịu chi phí.
Điều khoản nên có trong hợp đồng chuyển nhượng đăng ký quốc tế
Nội dung hợp đồng tuỳ giao dịch, nhưng những điểm sau thường được người làm nghề đưa vào khi đối tượng là đăng ký quốc tế:
- Mô tả chính xác phạm vi: số đăng ký quốc tế, nước được chuyển, mục hàng hoá được chuyển, và tình trạng hiện tại ở từng nước (đã bảo hộ, đang chờ, đang bị từ chối).
- Nghĩa vụ của bên chuyển trong việc ký giấy tờ, cung cấp bằng chứng sử dụng và hỗ trợ ghi nhận ở từng nước khi được yêu cầu.
- Xử lý đơn cơ sở ở Việt Nam trong thời gian 5 năm phụ thuộc: ai giữ, ai trả lời thẩm định, ai chịu rủi ro nếu bị từ chối.
- Thủ tục và vụ việc đang dở: thư từ chối đang chờ trả lời, phản đối, tranh chấp với bên thứ ba, ai tiếp tục và ai chịu chi phí.
- Bảo đảm của bên chuyển về việc không có li-xăng, cầm cố hay tranh chấp chưa công bố đối với phần được chuyển.
- Thời điểm chuyển rủi ro và ai lo gia hạn nếu kỳ gia hạn rơi vào giữa quá trình ghi nhận.
- Luật áp dụng và cách giải quyết tranh chấp, nhất là khi hai bên ở hai nước.
Đây là gợi ý về nội dung cần có, không phải mẫu hợp đồng. Với giao dịch có giá trị lớn hoặc chuyển nhượng một phần, bạn nên hỏi luật sư trên AI Cố Vấn hoặc nhờ người làm nghề sở hữu trí tuệ soạn và rà soát.
Tình huống: lấy lại nhãn từ nhà phân phối đã đứng tên
Ví dụ giả định: một doanh nghiệp sản xuất bánh tráng ở Tây Ninh để nhà phân phối ở một nước Đông Á tự đứng tên chỉ định trong một thoả thuận cũ, vì lúc đó nghĩ đối tác hiểu thị trường hơn. Hai bên chia tay, doanh nghiệp muốn đưa nhãn về tên mình để làm việc với nhà phân phối mới.
Nếu thoả thuận cũ có điều khoản bên phân phối phải chuyển trả nhãn khi chấm dứt hợp tác, việc lấy lại thường đi qua thủ tục ghi nhận chuyển giao quyền sở hữu với chữ ký của nhà phân phối. Nếu không có điều khoản như vậy, câu chuyện thành đàm phán hoặc tranh chấp, mà hướng xử lý tuỳ luật nước đó và bằng chứng về quan hệ hai bên. Phần xử lý khi nhãn bị người khác đăng ký trước được bàn kỹ trong một danh mục khác trên trang này.
Bài học rút ra từ những tình huống như vậy không mới nhưng hay bị quên: ngay từ lúc ký hợp đồng phân phối, quy định rõ ai đứng tên nhãn ở nước đối tác, và nếu đối tác đứng tên thì nghĩa vụ chuyển trả khi chấm dứt là gì. Ghi nhận chuyển nhượng chỉ mất vài tuần khi hai bên hợp tác, nhưng có thể mất nhiều năm khi không.
Chuyển nhãn ở một nước cho nhà phân phối: cân nhắc trước khi ký
Nhà phân phối độc quyền ở nước ngoài đôi khi đề nghị được đứng tên nhãn ở nước họ, với lý do cần văn bằng để làm việc với chuỗi bán lẻ, với sàn thương mại điện tử hay với hải quan. Đề nghị này có lý, nhưng chuyển hẳn quyền sở hữu là quyết định khó quay lại. Khi hợp tác đổ vỡ, bạn có thể phải mua lại chính nhãn của mình.
Trong nhiều trường hợp, nhu cầu của nhà phân phối được đáp ứng bằng li-xăng có ghi nhận, kèm giấy uỷ quyền cho họ làm việc với đối tác bán lẻ, thay vì chuyển nhượng. Bạn vẫn là chủ đăng ký, họ có văn bản chứng minh quyền sử dụng. Việc ghi nhận li-xăng vào sổ quốc tế được bàn trong một bài khác của danh mục này.
Nếu vẫn chọn chuyển nhượng theo nước, hãy gắn nó với điều kiện: chuyển trả khi chấm dứt hợp đồng, quyền mua lại theo một cơ chế định trước, nghĩa vụ không đăng ký thêm nhãn tương tự. Những điều khoản này chỉ có giá trị nếu được viết ra trước khi ký, và mức độ thi hành được tuỳ luật nước đối tác. Đó là chỗ đáng để người làm nghề đọc kỹ.
Câu hỏi thường gặp
Có thể chuyển nhượng đăng ký quốc tế chỉ ở một nước không?
Có. Chuyển nhượng có thể giới hạn ở một hoặc một số nước được chỉ định, hoặc một phần danh mục. Phần được chuyển thường được ghi thành đăng ký quốc tế riêng của chủ mới, và từ đó quản lý độc lập.
Bên nhận ở nước không thuộc Madrid có nhận được đăng ký quốc tế không?
Không, trừ khi bên nhận có quốc tịch, nơi cư trú hoặc cơ sở công nghiệp, thương mại thật sự ở một nước thành viên. Nếu không đủ điều kiện, hai bên cần đi đường khác như nộp đơn quốc gia hoặc dùng li-xăng.
Chuyển đăng ký quốc tế rồi có phải chuyển văn bằng ở Việt Nam không?
Không bắt buộc, vì đó là hai tài sản riêng. Nhưng trong 5 năm đầu, đăng ký quốc tế vẫn phụ thuộc vào đơn cơ sở ở Việt Nam, nên hợp đồng cần quy định ai giữ và duy trì đơn cơ sở để không làm hại chủ mới.
Nước được chỉ định có thể không công nhận việc chuyển nhượng không?
Có. Một nước được chỉ định có thể tuyên bố việc chuyển giao không có hiệu lực ở nước họ, thường khi việc tách quyền có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Khi đó cần làm việc với đại lý ở nước đó để xử lý.
Ai được ký yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng gửi WIPO?
Thông thường chủ đăng ký hiện tại ký khi nộp trực tiếp tới WIPO, còn khi nộp qua cơ quan của bên chuyển hoặc bên nhận thì cơ quan đó xác nhận theo thủ tục của họ. Quy định cụ thể cần đối chiếu hướng dẫn hiện hành của WIPO.
Có cần công chứng hợp đồng chuyển nhượng để ghi nhận ở WIPO không?
Thủ tục ghi nhận ở WIPO dựa trên yêu cầu được ký đúng thẩm quyền, thường không đòi nộp kèm hợp đồng. Tuy vậy một số nước được chỉ định có thể đòi giấy tờ riêng khi có tranh chấp. Lưu hợp đồng gốc cẩn thận và hỏi đại lý nước liên quan.